Захват рынков. Тактика и стратегия расширения бизнеса
Шрифт:
Глава 14 Патентные войны
Патентное законодательство имеет весьма сложный и не всегда понятный предпринимателям характер, но не замечать вопросы патентования критично для развития бизнеса в целом. Хотя далеко не всегда руководители корпораций признают, что именно патентные войны привели к очередной победе.
Примеры современных патентных войн весьма интересны. Патентная война между Samsung и японской корпорацией Sharp развернулась на территории Южной Кореи, США и Японии. Компании взаимно обвиняют друг друга в нарушении патентов на технологии, применяемые при производстве жидкокристаллических панелей. Иски подавались в разные юрисдикции, и каждая локальная баталия происходила с переменным успехом.
Сравнительно недавно, в 2009 году, Токийский окружной суд (Япония) признал, что Samsung нарушил патент, принадлежащий Sharp. При этом в январе 2009 года Комитет по международной торговле (при Правительстве США) поддержал Samsung, признав, что Sharp незаконно использовал два других патента Samsung [238] .
В 2007 году американская компания Hewlett-Packard обратилась в федеральный суд Техаса (США) с иском к тайваньской компании Acer о нарушении пяти патентов, которые были связаны с компьютерными технологиями по энергосбережению, а также возможностями процессора и DVD-проигрывателя [239] . Соответственно, Acer через полгода подала в суд на Hewlett-Packard, обвиняя данную корпорацию в нарушении семи патентов. Разумеется, и этот спор завершился подписанием мирового соглашения, предполагающего отзыв всех исков [240] .
Одной из самых заметных патентных войн последнего времени была патентная схватка между Нупгх Semiconductor и Toshiba в ноябре 2004 года, когда по инициативе Toshiba было возбуждено дело в федеральных районных судах Техаса и Калифорнии (США) после того, как компании не смогли договориться о продлении существующего пакта, касающегося патентов и лицензий относительно полупроводниковых технологий. Соответственно, компании также начали многоходовые комбинации, связанные с взаимными обвинениями в нарушении патентных прав в США и Японии. Однако в 2007Чаще всего патентные войны разворачиваются одновременно в нескольких территориальных юрисдикциях. Это связано с тем, что международных патентов не существует. Каждый патент предоставляет правовую охрану только на территории страны, в которой он зарегистрирован.
Следовательно, для получения патентов в нескольких странах требуется оформить заявочные материалы в соответствии с требованиями патентного законодательства каждого государства.
Впрочем, есть одно небольшое исключение. С помощью патентной процедуры, предусмотренной Договором о патентной кооперации (далее – РСТ) [242] , можно получить иностранный патент на изобретение в особом порядке: в принимающее ведомство (соответствующее Патентное ведомство) испрашивается международная охрана изобретения в тех странах, связанных РСТ, которые укажет заявитель.
РСТ предназначен для упрощения процедуры подачи заявок, а следовательно, и получения патентов в ряде стран (не менее 115 государств). С помощью РСТ решаются вопросы как упрощения процедуры запрашиваемой охраны для заявителей, так и содействия в международном обмене технической информации. Особо важно подчеркнуть, что основная цель РСТ не выдача патентов (данная функция возложена на национальные компетентные органы), а упрощение процедуры испрашиваемой охраны. Также нужно отметить, что патентным ведомствам легче рассматривать заявки по линии РСТ, особенно вследствие процедуры международной экспертизы.
Между тем в некоторых государствах допускается возможность регистрации патентов, которые бы защищались в рамках единого пространства. Это касается государств – членов Европейского патентного ведомства, Евразийской патентной конвенции и ряда африканских государств. Например, ОАО «МГТС» по международной заявке № PCT/RU98/00182 на изобретение «Способ криптографического преобразования блоков двоичных данных» получило патенты Европейского патентного ведомства, Чехии, Словении, Украины, Кореи [243] .
Особого внимания заслуживает Евразийская патентная конвенция, которая позволила сформировать единое патентное пространство на территории большинства стран – участниц Содружества Независимых Государств. С учетом ратификации основных положений Евразийской патентной конвенции единый «евразийский» патент на изобретения действует на территории следующих государств: Туркменистан, Беларусь, Таджикистан, Казахстан, Азербайджан, Киргизстан, Молдова, Армения и Россия [244] .
Впрочем, для комплексной защиты на мировом рынке патента недостаточно защитить его в нескольких странах – необходимо «охватывать регистрацией» все возможные страны, принимая во внимание риски обжалования регистрации патента в связи с его неиспользованием.
Возьмем, к примеру, патент Джека Артура Муди (Замбия) № W0/2001/040080 «Танк-контейнер». Защита по этому патенту распространяется более чем на 80 стран, включая государства – участники Евразийской патентной конвенции и членов Европейского патентного офиса, африканские государства, а также такие страны, как США, Австралия, Канада, Япония, Китай, Индия.
Несмотря на большое количество ограничений, патенты нередко обжалуются по причине того, что конкуренты инициируют проведение экспертизы, доказывающей непатентоспособность уже запатентованного объекта.
Например, китайская компания Hayer, производящая бытовую технику, на июнь 2008 года имела 8333 патента [245] . Это существенный интеллектуальный капитал, коммерциализация которого укрепляет позицию корпорации. Между тем инициирование научных экспертиз и разбирательств в патентных ведомствах может привести к обжалованию ряда патентов и существенному снижению ее деловой репутации.
Компания Pf izer, обладатель исключительных прав на изобретения, составляющие медицинский препарат «Виагра», а также прав на соответствующий товарный знак, столкнулась с жесткой конкуренцией со стороны компаний, желающих производить сходную продукцию – ЕН Lilly, GlaxoSmithKline и др. [246]
Во-первых, данные компании стали производить препараты, которые имеют сходный с виагрой эффект, но не могут быть защищены патентами Pfizer. Во-вторых, прямо или опосредованно с именем этих компаний нередко связывают и атаки на Pfizer, связанные с оспариванием прав на патенты, защищающие виагру. Впрочем, разбирательства имели встречный характер и закончились тем… что сейчас на рынке соответствующих лекарственных средств Pfizer не является единственным монополистом. Но Pfizer по-прежнему остается производителем виагры.
Еще одно основание патентных войн связано со спорами между авторами изобретений и компаниями, которые являются обладателями патентов на эти изобретения. Австрийский специалист Вильгельм Баббите долгое время работал на корпорацию Glock, создающую одни из самых известных пистолетов в мире. Однако после того как ряд его предложений был не оценен по достоинству, Баббите перешел в другую корпорацию, значительно усилив ее. Во многом благодаря Баббитсу продукции Glock и Steyr Mannlicher теперь сравнивают критики [247] . Затем он участвовал в создании Caracal International LLC. Во многом таких успехов Баббите добился благодаря умелой патентной стратегии, защитившей его от споров с его прежним работодателем.
Проблема заключается в том, что, несмотря на все условия о том, что вся интеллектуальная собственность будет принадлежать компании, прописанные в договорах с работниками компаний, которые осуществляют научно-исследовательскую деятельность, риски оспаривания изобретений их авторами остаются.
Действительно, когда дело доходит до суда, жалобы ученого уже не кажутся такими абсурдными – ведь достаточно сложно разграничить, когда он исполнял служебные задания, а когда занимался творческой деятельностью на благо своего личного честолюбия. Тем более что зачастую руководство просто не может не только зафиксировать факт служебного задания, но еще и это задание сформулировать. Однако прибыли ученых существенно меньше прибылей топ-менеджмента корпораций. Нужно понимать, что рано или поздно этим неравенством могут воспользоваться конкуренты или сам ученый может создать собственный проект и стать вашим конкурентом.
Рецепт решения подобных споров только один – необходима тщательная регламентация деятельности работников корпорации по созданию объектов интеллектуальной собственности. Это возможно осуществить только в случае четкой фиксации факта создания объекта интеллектуальной собственности в момент осуществления служебных обязанностей, предусмотренных трудовым договором.Рассматривая вопросы патентных войн, нельзя не упомянуть и про ноу-хау. Многие предприниматели, ранее не знакомые с ноу-хау, всегда удивляются, познакомившись с некоторыми аспектами правового статуса данного объекта исключительных прав, появляющимися перед ними возможностями, в том числе в сфере организационного и налогового планирования.
Впервые термин «ноу-хау» (англ. know-how — знать, как делать) был использован в судебной практике США в 1916 году [248] .
С тех пор этот термин получил широкое распространение в международной торговле и был закреплен в законодательствах различных государств [249] .
Английский специалист А. Тернер в середине XX века сформулировал следующие основные элементы, присущие ноу-хау:
– ноу-хау представляет собой определенную информацию;
– информация не должна быть известна третьим лицам;
– владелец информации должен предпринимать определенные меры, демонстрирующие его заинтересованность в сохранении информации в секрете;
– информация должна быть пригодной для промышленного или коммерческого применения [250] .
Известный и даже культовый в среде российских юристов германский ученый Г. Штумпф предложил следующее определение ноу-хау: «технические, коммерческие и производственно-экономические знания и опыт, использование которых покупателем ноу-хау позволяет произвести и реализовать предмет по соглашению, а также осуществлять другую производственную деятельность, как, например, организацию и управление производством» [251] .
Особенность ноу-хау заключается в определенной эфемерности данного объекта. В отличие, например, от патента на изобретение, права на который подтверждаются свидетельством государственного образца, права на ноу-хау зачастую подтверждаются лишь внутренней документацией организации. Это нередко приводит к злоупотреблениям, связанным с тем, что компании под видом ноу-хау защищают информацию, которая не может быть отнесена к данной группе, руководствуясь целями уклонения от налогов.
Практический пример из арбитражной практики: в ходе судебного заседания вскрылась схема, в соответствии с которой кипрская компания внесла вклад в уставный капитал открытого акционерного общества. Причем акции оплачивались ею имущественными правами на ноу-хау. Разумеется, в ходе указанного спора выяснилось, что ноу-хау и не было, поскольку фактически имелась лишь общедоступная информация [252] .
Но если не принимать во внимание фактор «налоговой оптимизации», ноу-хау представляет собой одну из наиболее часто используемых форм защиты промышленной собственности. Предположим, на заводе Acme Corporation готовится к производству автомобиль под брендом Acme Auto. До момента подачи заявки в соответствующее Патентное ведомство о регистрации прав на патенты на изобретения, промышленные образцы или полезные модели, связанные с охраной этого автомобиля, он в случае соблюдения секретности будет охраняться в форме ноу-хау. Возникает множество рисков, минимальное разглашение информации может привести к утрате ноу-хау и, возможно, потере патентоспособности изобретения, а ограниченный срок патентной охраны тоже не совсем выгоден производителям.
Руководители обычно принимают решение регистрировать комплекс патентов и товарных знаков, взаимосвязанных как друг с другом, так и с конечным продуктом, при этом оставляя часть разработок в секрете и охраняя их ноу-хау. В таком случае конкурентам будет весьма сложно атаковать патентную охрану автомашины.Принимая во внимание все нюансы патентных войн, сложные договоры, предусматривающие выпуск или распространение продукции или оказание услуг на территориях нескольких государств, обязательно должны содержать в себе условия об интеллектуальной собственности. Принимая во внимание различия в правовых системах, в договорах зачастую просто прописывается одно или два рамочных предложения об интеллектуальной собственности. Это может быть условие о том, что «стороны пришли к соглашению о том, что все права на интеллектуальную собственность, созданную в соответствии с настоящим договором, принадлежат компании Acme Corporation».
Иногда компании, заключающие договор, просто указывают, что одна из сторон обязуется «не нарушать права Acme Corporation на интеллектуальную собственность и незамедлительно сообщать о каждом случае нарушения таких прав».
Такие общие и размытые формулировки включают в тексты договоров обычно лишь по той причине, что на стадии начала производственного процесса просто невозможно выделить и разграничить все аспекты, связанные с интеллектуальной собственностью. Все понимают наличие рисков оспаривания этого условия (особенно учитывая различные территориальные юрисдикции, связанные с инкорпорацией компаний, подписавших договор, и исполнением договора).
Но чем подробнее будут прописаны положения, описывающие общие аспекты разграничения прав на интеллектуальную собственность, тем легче впоследствии будет работать всем сторонам договора. Для примера можно обратиться к международным соглашениям Российской Федерации о взаимной защите прав на результаты интеллектуальной деятельности, используемые и полученные в ходе двустороннего военно-технического сотрудничества.
На основе Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Индонезии о взаимной охране прав на результаты интеллектуальной деятельности, используемые и полученные в ходе двустороннего военно-технического сотрудничества, заключенное в Москве 1 декабря 2006 года [253] , можно предложить следующее организационное и юридическое решение, позволяющее сторонам договора чувствовать себя спокойно в сфере вопросов охраны интеллектуальной собственности.
Итак… Первоначально в Соглашении об охране интеллектуальной собственности рекомендуется предусмотреть (и параллельно реально создать) совместный орган, обеспечивающий взаимодействие сторон договора по вопросу охраны интеллектуальной собственности. Полагаем, что в такой орган могут войти как представители каждой из сторон, так и доверенные лица инвесторов, которыми могут, скорее всего, стать уважаемые всеми сторонами изобретатели и юристы. Соответственно, этот орган будет центральным управленческим центром по работе с интеллектуальной собственностью каждой из компаний, анализируя и корректируя работу юридического департамента или приглашенных юристов каждой из компаний.
Данное решение необходимо, чтобы избежать излишнего запутывания ситуации специалистами каждой из сторон, ведь в конечном итоге судебное разбирательство и возможные ограничения в обороте товаров или запрет оказания услуг могут оказаться «смертельными ударами» для совместного сотрудничества.
Этот центральный орган должен осуществлять также мониторинг осуществления соглашения об охране интеллектуальной собственности. Принимая во внимание, что в его состав будут приглашены представители обеих сторон, есть все основания для передачи ему функций контроля за выполнением сторонами принятых на себя обязательств по исполнению соглашения об интеллектуальной собственности.
Кстати, можно передать ему и функции третейского органа по разрешению споров именно в части интеллектуальной собственности. В таком случае, конечно, лучше его выделить организационно в отдельную независимую организацию.
Далее необходимо зафиксировать все стратегические аспекты совместного использования интеллектуальной собственности.
Даже несмотря на тот факт, что на первоначальном этапе невозможно предусмотреть все возможные сценарии процесса создания и внедрения инноваций, необходимо детально согласовать распределение прав на объекты интеллектуальной собственности между каждой из сторон, а также порядок распределения прав на объекты интеллектуальной собственности, которые будут появляться в будущем.
Также необходимо внести в соглашение обязательства сторон по обеспечению правовой охраны используемых и полученных объектов интеллектуальной собственности, а также возможность их совместного использования.
Уже на стадии подписания самых первых договоров особое внимание следует отводить защите интеллектуальной собственности на территориях третьих государств.
Необходимо согласовать и совместный подход сторон к вопросам информационного освещения используемых методов охраны интеллектуальной собственности, поскольку на практике не все компании желают, чтобы об используемых ими уловках становилось известно конкурентам.
Поскольку в числе охраняемых объектов интеллектуальной собственности может быть и ноу-хау, рекомендуется предусмотреть порядок передачи и охраны конфиденциальной информации. Причем этот порядок должен быть не просто написан на бумаге, но и реализован. В противном случае возникает серьезнейший риск. Прежде всего необходимо определить перечень секретной информации и степени ее секретности, грифы секретности, особенности защиты секретной информации и порядок разрешения спорных ситуаций и возмещения возможного ущерба от несанкционированного распространения секретной информации.
Соглашение об охране интеллектуальной собственности должно включать в себя положение о том, что в договорах, которые будут впоследствии подписываться, будет предусмотрено следующее условие: «Применение используемых и полученных результатов интеллектуальной деятельности осуществляется только после совершения действий, направленных на обеспечение их правовой охраны».
Обязательно должно быть предусмотрено условие о том, как поступят стороны, если в случае их совместного сотрудничества будут получены результаты интеллектуальной деятельности, которые не защищены ни одной из сторон.
Одним из самых важных условий соглашения об охране интеллектуальной собственности должен стать план мероприятий по недопущению нарушений прав на объекты интеллектуальной собственности сторон, а также порядок возмещения убытков.
Для единства оценки объектов интеллектуальной собственности в качестве нематериальных активов можно рекомендовать прямо в соглашении зафиксировать, что стороны обязуются оценивать все нематериальные активы по основному методу учета (по первоначальной стоимости) либо по альтернативному методу учета (по переоцененной стоимости).
Причем лучше всего ориентироваться и предлагать отсылки в этом вопросе к МСФО 38 (Международному стандарту финансовой отчетности) , согласно которому в первом случае после первоначального признания нематериальный актив учитывают по первоначальной стоимости за вычетом накопленной амортизации и накопленных убытков от обесценивания; а во втором случае после первоначального признания актив учитывают по переоцененной (справедливой) стоимости за вычетом амортизации и убытков от обесценивания, накопленных впоследствии [254] .Неочевидные выводы
Патентование не является панацеей. Сущность патентования имеет ряд недостатков. Во-первых, связанных с длительностью регистрации патентов. Во-вторых, территориальный характер патентной защиты заставляет регистрировать перспективные изобретения на территории практически всех государств. В-третьих, достаточно сложное международное и национальное законодательство допускает ряд возможностей как для оспаривания, так и для «обхода» патента.
Особое внимание следует отводить построению работы с персоналом, осушрствляюищм научно-исследовательскую деятельность. Необходимо, чтобы данные специалисты были всегда мотивированы на работу именно в вашей корпорации и не попадали под влияние ваших конкурентов.
Поскольку патенты могут регистрироваться не только компаниями, но и физическими лицами, системообразующие патенты, возможно, имеет смысл регистрировать группой физических и юридических лиц. Причем вовсе не обязательно, чтобы ваша материнская корпорация обязательно владела всеми патентами.
Ноу-хау является не менее важной и существенной формой охраны интеллектуальной собственности. Однако в коммерческом обороте ноу-хау значительно чаще используется в схемах, связанных с оптимизацией налогообложения, чем в реальной охране промышленной собственности. Не следует считать, что наличие патента решит исход поединка в вашу пользу. Патентное законодательство предоставляет широкие возможности как для оспаривания самого факта регистрации патента, так и последующие механизмы использования патента,
Вопросы для самоконтроля
1. Поскольку оспаривание патентов может происходить в разных странах, готовы ли вы к тому, что вас будут одновременно атаковать в разных странах?
2. Насколько вы осведомлены о патентной защите ваших конкурентов?
3. Насколько детализированно в вашей корпорации организована защита интеллектуальной собственности?
4. Существует ли в графе расходов вашей корпорации специальный фонд, предусматривающий расходы на внедрение и защиту инноваций?
Глава 15 Франчайзинг
Франчайзинг – весьма эффективный и часто использующийся способ захвата рынка, практически не предусматривающий непосредственного присутствия в захватываемом регионе.
В России под договором коммерческой концессии (франчайзинг) понимается такой договор, согласно которому в силу пункта 1 статьи 1027 ГК РФ одна сторона (правообладатель) обязуется предоставить другой стороне (пользователю) за вознаграждение на срок или без указания срока право использовать в предпринимательской деятельности пользователя комплекс принадлежащих правообладателю исключительных прав, включающий право на товарный знак, знак обслуживания, а также права на другие предусмотренные договором объекты исключительных прав, в частности на коммерческое обозначение, секрет производства (ноу-хау).
Наиболее распространенные объекты исключительных прав, передаваемые по договору коммерческой концессии, – фирменное наименование, товарный знак, ноу-хау. В договоре коммерческой концессии можно предусмотреть и передачу других объектов – авторских произведений (включая программы для ЭВМ и базы данных), изобретений, промышленных образцов и полезных моделей, охраняемых патентами. Причем перечень объектов исключительных прав остается незавершенным, оставляя некоторую неопределенность.
Договоры коммерческой концессии ни в коем случае нельзя, несмотря на их сходство, относить к лицензионным договорам. Причем сходство лицензионных договоров и договоров коммерческой концессии отражено в пункте 4 статьи 1027 ГК РФ, согласно которому к договору коммерческой концессии применяются положения ГК РФ о лицензионном договоре, если это не противоречит положениям главы 54 ГК РФ «Коммерческая концессия» и существу договора коммерческой концессии.
В отличие от лицензионного договора, коммерческая концессия в рамках одного договора позволяет предоставить пользователю комплекс исключительных прав. Среди других отличий можно назвать то, что коммерческая концессия применяется исключительно в предпринимательской деятельности, тогда как лицензионный договор такого ограничения не содержит. Также, в отличие от лицензионного договора, договор коммерческой концессии предполагает и последующие взаимоотношения сторон после передачи комплекса исключительных прав.
Сторонами по договору коммерческой концессии могут выступать коммерческие организации и граждане, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей. Это означает, что обычные граждане, равно как и некоммерческие организации, не могут выступать стороной данного договора (даже в случае, если они являются обладателями исключительных прав). Не могут быть стороной договора коммерческой концессии, соответственно, и органы муниципальной власти, государственные учреждения.
Переход к другому лицу какого-либо исключительного права, входящего в предоставленный пользователю комплекс исключительных прав, не является основанием для изменения или расторжения договора. Новый правообладатель становится стороной договора коммерческой концессии в части прав и обязанностей, относящихся к перешедшему исключительному праву.К форме договора коммерческой концессии российское законодательство предусматривает специальные требования. Договор коммерческой концессии должен быть заключен в письменной форме. При несоблюдении этого требования договор признается недействительным (ничтожным).
Для договоров коммерческой концессии установлена необходимость двойной регистрации:
– регистрация органом, осуществившим регистрацию юридического лица или индивидуального предпринимателя, выступающего по договору в качестве правообладателя;
– в случае передачи прав на использование объекта, охраняемого в соответствии с патентным законодательством, регистрация договора коммерческой концессии происходит в Роспатенте.
Таким образом, в первом случае государственный орган подтверждает факт принадлежности правообладателя к субъектам коммерческой деятельности, а во втором случае Роспатент подтверждает достоверность охранных документов. При несоблюдении требования регистрации в Роспатенте договор коммерческой концессии считается ничтожным.
Регистрация договоров коммерческой концессии существенно влияет на весь комплекс складывающихся между сторонами отношений, поскольку лишь с момента регистрации договора стороны договора в отношениях с третьими сторонами могут ссылаться на него.
Для регистрации договора коммерческой концессии в Роспатент подается заявление установленной формы, и к нему прилагается соответствующий охранный документ. В случае внесения изменений в договор коммерческой концессии или его досрочного расторжения стороны должны также предоставить в Роспатент два экземпляра договора коммерческой концессии с отметкой о регистрации.
В процессе регистрации сотрудники Роспатента устанавливают наличие в договоре коммерческой концессии положений, относящихся:
– к определению сторон договора;
– предмету договора (номер патента, свидетельства на товарный знак или номер международной регистрации и т. д., в отношении которого заключен договор);
– объему предоставляемых исключительных прав (в частности, установлен ли минимальный и/или максимальный объем использования, территория использования исключительных прав применительно к определенной сфере предпринимательской деятельности и срок действия договора, если договор заключен на срок).
Также при регистрации устанавливается наличие в договоре коммерческой концессии условия о том, что пользователь обязан обеспечивать соответствие качества работ, оказываемых услуг качеству аналогичных товаров, работ и услуг, производимых, выполняемых или оказываемых непосредственно правообладателем, и о том, что правообладатель будет контролировать выполнение этого условия.